‘정정당당히 임해라’ LG vs SK, 美 특허심판원 결정 두고 공방 재점화
‘정정당당히 임해라’ LG vs SK, 美 특허심판원 결정 두고 공방 재점화
  • 박상우 기자
  • 승인 2021.01.18 14:25
  • 댓글 0
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LG에너지솔루션과 SK이노베이션이 미국 특허심판원(PTAB) 결정을 두고 연일 공방전을 벌이고 있다.

[M오토데일리 박상우 기자] LG에너지솔루션과 SK이노베이션이 미국 특허심판원(PTAB) 결정을 두고 연일 공방전을 벌이고 있다.

18일 LG에너지솔루션은 “법정에서 가려야 할 사안을 당사에게 답변을 요구하는 경쟁사의 비상식적인 행위만 보더라도 대응할 가치를 전혀 느끼지 못한다”며 “8건의 무효신청이 각하된 명확한 사실을 놓고 이렇게까지 무리한 논쟁을 하는 저의가 매우 의심스럽고 안타까우며 법정에서 명확하게 시시비비를 가려 그 결과에 책임지는 모습을 보여주기를 희망한다”고 밝혔다.

이날 오전 SK이노베이션은 “LG는 핵심을 흐리지 말고 이 이슈의 본질인 PTAB이 언급한 LG 특허의 무효 가능성에 대해 답해야 한다"고 밝혔다.

SK는 ”전국민들 모두 새해가 되면서 현 어려움을 극복하고 전화위복의 계기로 삼기 위해 최선을 다하고 있는 시기에 배터리 소송이슈로 국민들과 언론에 죄송스럽고 매우 안타깝게 생각한다“며 ”SK가 미 PTAB에 LG 특허가 무효임을 밝혀 달라고 신청을 한 것은 2019년 SK를 상대로 미국 ITC에 제기한 소송 특허에 대해 객관적으로 분석, 무효 가능성이 매우 높다는 판단에 따른 것이었다“고 설명했다.

이어 ”IPR을 신청한 시점은 미 특허당국의 정책 변화(특허청장의 9월24일자 발표)를 공식화하기 전이었고 SK이 IPR(Inter Partes Review; 특허무효심판)을 신청한 시점까지는 ITC소송 중에 신청된 IPR이 대부분 개시되고 있었기 때문에 무효 가능성이 높다고 확신한 SK가 IPR 절차를 신청한 것은 당연한 판단이었다“고 밝혔다.

또 SK는 ”PTAB은 자사가 낸 IPR 신청에 각하 결정을 하면서도 신청인이 합리적인 무효가능성을 제시했다는 의견을 명확히 했으며 특히 쟁점 특허인 517특허에 대해서는 강력한 무효 근거를 제시했다는 의견을 분명히 한 것도 자사의 판단을 뒷받침해 주고 있다“고 덧붙였다.

그러면서 SK는 ”미국 특허청의 정책변경으로 자사가 신청한 IPR이 각하됨에 따라 이에 대한 논쟁은 필요없다고 생각되며 자사는 특허 무효에 대해 소송사건에서 명확하게 다툴 예정“이라며 ”3년차로 접어든 소송으로 국민들의 우려와 피로도가 상당히 높다고 판단, 조속히 마무리될 수 있도록 정정당당하게 임하면서 모든 것에 대해 투명하게 말씀드릴 것“이라고 밝혔다.

LG는 이러한 주장에 대해 “SK는 PTAB 의견 중 일부만 발췌해 진실인 것처럼 오도하고 있다”며 “통상 PTAB은 6개의 요건을 종합적으로 고려해 조사개시 여부를 결정하는데 SK에서 주장하는 것은 이 중 1개 요소에 해당하는 내용에 불과하며 만약 이 부분으로 인한 특허 무효 가능성이 컸다면 PTAB은 조사개시를 했을 것이나 결과적으로 각하 결정을 내린 것”이라고 설명했다.

그러면서 “중복청구 각하 건에 대한 PTAB의 기조는 이미 지난 2019년 말부터 이어져 왔으며 그런데도 SK는 비용까지 들여가며 8건을 신청했고 가장 효율적으로 무효 판단을 받을 수 있는 PTAB에서의 신청이 모두 각하돼 기회를 상실한 것이 명백한 사실”이라고 덧붙였다.

양 사는 이같이 미국 PTAB의 결정을 두고 공방전을 벌이고 있다.

앞선 지난 14일 LG에너지솔루션은 지난 12일(현지시각) PTAB은 SK이노베이션이 LG에너지솔루션을 상대로 제기한 IPR 2건에 대한 조사개시를 각하했다고 밝혔다.

이번 결정으로 PTAB는 SK이노베이션이 LG에너지솔루션을 상대로 제기한 특허 무효심판 8건에 대한 조사 개시를 모두 거절했다.

SK이노베이션은 지난해 5월 말부터 7월 초까지 PTAB에 LG에너지솔루션 양극재 특허 2건에 대해 IPR 4건, 분리막 특허 3건에 대해 IPR 4건 등 총 8건의 IPR을 제기했다.

이는 LG에너지솔루션이 지난해 3월 PTAB에 SK이노베이션 특허 1건(‘398)에 대해 특허 무효심판 1건을 제기하자 이에 반발해 제기한 것으로 보인다.

지난 2019년 9월 SK이노베이션은 미국 국제무역위원회(ITC)와 델라웨어주 연방지방법원에 LG에너지솔루션과 LG전자가 자사의 2차전지 파우치형 배터리셀 구조 관련 특허, 파우치형 배터리셀 구조 관련 특허 1건, 배터리 모듈(‘398) 관련 특허 1건을 침해했다며 제소했다.

LG에너지솔루션은 이에 반발해 같은달 말 ITC와 델라웨어주 연방지방법원에 SK이노베이션과 SK이노베이션의 전지사업 미국법인(SK Battery America)이 SRS® 미국특허 3건, 양극재 미국특허 1건 등을 침해했다며 제소했다. 여기에 LG에너지솔루션은 지난해 3월 PTAB에 SK이노베이션 특허 1건(‘398)에 대해 특허 무효심판 1건을 제기했다.

PTAB는 LG화학이 제기한 IPR를 받아야 들여 지난해 9월 30일 관련 조사를 개시했다. 그러나 PTAB는 지난해 11월 30일 SK이노베이션이 제기한 8건 중 6건에 대해 조사개시 각하를 내린데 이어 지난 12일 나머지 2건에 대해 조사개시 각하를 내렸다.

그러면서 LG에너지솔루션은 조사개시결정에 대한 항소는 불가능하기 때문에 SK이노베이션은 LG에너지솔루션 특허의 유효성에 대한 다툼을 시작조차 해보지 못하게 됐으며 SK이노베이션의 특허소송 전략이 큰 타격을 입을 것이라고 밝혔다.

SK이노베이션은 이에 지난 15일 특허심판원 결정의 내용을 아전인수식으로 여론을 호도하고 있다고 반박했다.

이날 SK이노베이션은 보도자료에서 “LG와 SK간 배터리 미국 특허소송과 관련한 최근 미국 특허심판원(PTAB)의 결정과 관련해 LG에너지솔루션이 결정의 본질적 내용을 왜곡하면서 아전인수식으로 여론을 호도하고 있다"며, "지금이라도 정정당당하고 떳떳하게 소송에 임해달라"고 밝혔다.

이어 ”오히려 LG에너지솔루션의 왜곡주장과는 달리 PTAB가 절차적인 이유로 특허무효심판 조사개시 요청을 각하하면서도, 본질 쟁점에 대해 LGES 특허의 무효 가능성을 언급하고 있다“고 강조했다.

그러면서 SK이노베이션은 “PTAB은 특허의 무효성과 관련해서는 SKI가 제기한 8건 중 6건에 대해 SKI가 합리적인 무효가능성을 제시했다고 판단했고 특히 517 특허에 대해서는 강력한 무효 근거(a reasonably strong case on unpatentability)를 제시했다”며 PTAB가 IRP을 각하한 이유를 설명했다.

이어 “PTAB가 절차적 이유로 사건을 각하하면서도 ITC에게 특허 무효성에 대한 PTAB의 시각을 제공한 것이라 할 수 있다”며, “이 같은 PTAB 시각을 참고해 ITC 절차에서 LGES 특허무효를 다투어 갈 것이라며 ITC가 더욱 신중하게 그 무효성 여부를 심사할 것으로 기대한다”고 덧붙였다.

 


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